Інтелектуальна власність і компютерне авторське право

5.4. Судовий порядок захисту прав на об’єкт інтелектуальної власності

1. Цивільно-правові способи захисту прав

Законодавство у сфері охорони інтелектуальної власності надає потерпілим досить широкий спектр способів захисту. Так, власники прав на об’єкти інтелектуальної власності мають право вимагати від порушника:

визнання прав власника шляхом звернення з такою вимогою до суду, який повинен офіційно підтвердити наявність або відсутність даного права. Це є необхідною передумовою застосування інших передбачених законодавством способів захисту.

Цей спосіб захисту прав більшою мірою стосується захисту авторських і суміжних прав, оскільки виникнення самого права на об’єкти промислової власності, а також на сорти рослин і топографії інтегральних мікросхем залежить від їх державної реєстрації і для підтвердження цього права в суді не потрібно особливих підстав;

відновлення становища, що існувало до порушення права. Застосовується утих випадках, коли порушене право внаслідок правопорушення не припиняє свого існування і може бути реально відновлене шляхом усунення наслідків правопорушення;
припинення дій, що порушують право або створюють загрозу його порушенню. Застосовується в поєднанні з іншими способами захисту (наприклад, стягненням збитків) або самостійно. Прикладами реалізації цього способу захисту прав можуть бути: накладення заборони на випуск твору в світ; заборона подальшого розповсюдження твору; накладення заборони на незаконне виготовлення запатентованої продукції або незаконне виробництво продукції запатентованим способом; припинення подальшого незаконного використання знака для товарів і послуг, а також вимога про вилучення з товару або упаковки товарного знака, що незаконно використовується тощо;
відшкодування збитків, включаючи втрачену вигоду; стягнення незаконно отриманого доходу замість відшкодування збитків; виплату компенсації, що визначається судом, у сумі від 10 до 50 000 мінімальних розмірів заробітної плати, встановлених законодавством України, замість відшкодування збитків або стягнення доходу.

Під збитками розуміються витрати, понесені особою, право якої порушене, втрата або пошкодження її майна, а також доход, який ця особа могла б отримати за звичайних умов обороту, якби її праве не було порушене (втрачена вигода).

Якщо особа, що порушила право, отримала внаслідок цього доходи, потерпілий має право зажадати відшкодування, нарівні з іншими збитками, втраченої вигоди в розмірі не меншому, ніж сума таких доходів.

Визначення розміру збитків у справах, пов’язаних із захистом прав на об’єкти інтелектуальної власності, незмінно вимагає від позивача, що виграв справу, як перший крок визначитися, чи буде він ставити питання про понесені збитки або виявляти суму доходів. Ці два варіанти є зрозуміло, взаємовиключними, оскільки, вибравши варіант визначення доходу, позивач сприймає дії відповідача як власні. Вибір варіанта в кожному випадку залежить від фактів. Іноді чинник часу може відігравати суттєву роль, і судовий розгляд щодо встановлення відповідальності виявляє досить фактичного матеріалу, щоб дати змогу позивачеві швидко зважитися на визначення доходу. Іноді буває так, що відповідачеві вдається забезпечити продаж спірного виробу в значно більших обсягах, ніж це зміг би зробити сам позивач. У таких випадках для позивача вірогідніше вибрати варіант визначення доходу, ніж провести інші розслідування. Однак звичайно позивач, що виграв справу, клопочеться про проведення розслідування щодо понесених збитків. У такому випадку в складних справах позивач може зіткнутися з необхідністю нового судового розгляду, такого ж ґрунтовного, як і під час встановлення відповідальності. З цієї причини завершені справи щодо порушення прав на об’єкти інтелектуальної власності рідко доходять до повного розслідування, що стосується понесеного збитку. Вони звичайно улагоджуються, як тільки встановлюється відповідальність за порушення.

Оцінка розміру збитків у справах з порушення прав на об’єкти інтелектуальної власності може варіюватися залежно від процедур судочинства. Комерційна діяльність під чужим ім’ям і порушення товарного знака можуть розглядатися одночасно, як і справи з патентів на винаходи і промислові зразки. Немає єдиного правового погляду на те, який підхід до визначення збитків, що виникають внаслідок порушення прав, є правильним. Щодо справ, пов’язаних з авторським правом, є спеціальні законодавчі положення. Однак загальноприйнятої процедури або формули для оцінки понесених збитків не існує. Відомо, що збитки в будь-якій з цих сфер дуже важко оцінити точно, і тому суди розумно взяли це до уваги, відмовившись встановлювати загальні правила.

Поширеним підходом в оцінці збитків є оцінка на основі формально умовної ліцензії: така ситуація виникає, наприклад, у тому випадку, коли сторони є конкурентами, і в основному характерна для справ, пов’язаних з патентами на винаходи і промислові зразки. Збитки, понесені в зв’язку з порушеннями, допущеними в минулому, визначаються з урахуванням відрахувань за право користування об’єктом інтелектуальної власності щодо кожного контрафактного виробу. Але в цьому випадку виникають проблеми, особливо якщо позивач ніколи б насправді не погодився видати ліцензію. Цей підхід може використовуватися також у разі порушення прав на об’єкти інтелектуальної власності. Інший, ще важчий для доказу шлях — це розгляд обсягу збуту продукції, втраченого позивачем. У цьому випадку позивач має право на весь втрачений доход від збуту цієї продукції.

Якщо одночасно з порушенням майнових прав були порушені особисті немайнові права потерпілого (наприклад, порушене право авторства на винахід, який у той же час є і власником прав на цей винахід), він може зажадати майнової компенсації за заподіяння йому морального збитку, розмір якого визначається судом.

У разі використання чужого твору без договору з власником авторського права і суміжних прав, недотримання умов використання творів та об’єктів суміжних прав, порушення особистих і майнових прав власники авторського права і суміжних прав можуть подати позов до суду, арбітражного суду або третейського суду про відновлення порушених прав шляхом публікацій у пресі про допущене порушення, внесення відповідних виправлень або іншим способом.

Суд, арбітражний суд має право ухвалити рішення або визначення про заборону випуску твору, виконання постановки, фонограми, передачі в ефір і по проводах, про припинення їх поширення, про вилучення, конфіскацію всіх примірників твору або фонограм та обладнання і матеріалів, призначених для їх виготовлення і відтворення, якщо буде достатньо даних про порушення авторського права і суміжних прав.

Суд, арбітражний суд може ухвалити рішення про знищення або відчуження всіх примірників твору або фонограми, відносно яких встановлено, що вони були виготовлені або поширені з порушенням виняткових прав власників авторського права і суміжних прав. Це стосується всіх кліше, матриць, форм оригіналів, магнітних стрічок, фотонегативів та інших предметів, за допомогою яких відтворюються примірники твору, фонограми, програми мовлення, а також матеріалів та обладнання, що використовувалися для їх відтворення.

Ці способи захисту прав не вичерпують собою всіх можливих заходів, до яких може вдатися потерпілий для захисту своїх прав на об’єкти інтелектуальної власності та інтересів, що охороняються законодавством. До таких способів можна віднести такі вимоги:

про припинення або зміну правовідносин. Наприклад, авторський або ліцензійний договір може бути припинений достроково на вимогу автора або власника прав у зв’язку з порушенням умов договору іншою стороною;
про визнання недійсним не відповідного законодавству ненормативного акта органу державного управління або місцевого органу державної влади. Це означає, що особа, права якої порушено виданням зазначеного адміністративного акта, має право на його оскарження в суді без будь-яких додаткових вказівок законодавства з цього питання. При цьому потрібно враховувати лише дві обставини: по-перше, порушене право повинне мати цивільний характер і, по-друге, адміністративний акт, ще має підзаконний характер, повинен бути противоправним з точки зору його відповідності чинному законодавству (наприклад, прийнятий не уповноваженим на це органом).

У тих випадках, коли права на об’єкт інтелектуальної власності використовуються на договірній основі, захист прав здійснюється передусім за допомогою заходів, передбачених сторонами в договорі на передачу цих прав.

Як правило, власник порушених прав на об’єкти інтелектуальної власності може скористатися не будь-яким, а цілком конкретним способом захисту своїх прав. Досить часто спосіб захисту порушених прав або прямо визначається спеціальною нормою закону, або випливає з характеру вчиненого правопорушення. Частіше за все власнику прав на об’єкти інтелектуальної власності надається можливість певного вибору серед потенційних способів захисту прав. Наприклад, якщо внаслідок порушення прав потерпілому заподіяно збитки, він має право на свій розсуд або зажадати їх відшкодування в повному обсязі, або стягнути на свою користь доход, отриманий порушником внаслідок порушення прав, або зажадати виплати йому компенсації в межах, установлених законодавством.

Розглянемо тепер цивільно-правові способи захисту прав авторів об’єктів інтелектуальної власності (авторів винаходів, корисних моделей, промислових зразків, голографій інтегральних мікросхем, раціоналізаторських пропозицій тощо).

Порушення прав авторства виражається у привласненні результатів чужої творчої праці і спробі видати ці результати за власну розробку. Частіше за все таке порушення пов’язане з порушеннями інших прав, зокрема права на отримання охоронного документа, права на винагороду і т. ін., оскільки на праві авторства базуються всі інші права розробників. Іноді право авторства порушується в чистому вигляді. Звичайно це відбувається, коли об’єкт інтелектуальної власності створюється у співавторстві. Виключення з числа співавторів осіб, які брали творчу участь у створенні об’єкта інтелектуальної власності, подання заявки на видачу охоронного документа від свого імені лише одним із співавторів, включення до складу співавторів осіб, які подавали лише технічну допомогу в створенні об’єкта інтелектуальної власності, є найбільш типовими видами порушення права авторства.

Цивільно-правовий захист права, що розглядається, здійснюється шляхом подання позову до суду про визнання права авторства або навпаки, позову про виключення конкретних осіб з числа співавторів.

Право авторів об’єктів інтелектуальної власності на подання заявки на видачу охоронного документа може бути порушене будь-якою особою, яка претендує на отримання прав власника охоронного документа без достатніх для того підстав. Наприклад, особа, якій став відомий творчий задум автора, подає заявку на видачу охоронного документа від свого імені. Незалежно від того, коли виявлено даний факт — до чи після видачі охоронного документа на цей об’єкт інтелектуальної власності, засобом захисту є судовий позов про припинення незаконних дій особи, що претендує на отримання охоронного документа, або про визнання виданого охоронного документа недійсним.

У тих випадках, коли відповідно до законодавства право на отримання охоронного документа належить не автору, а його роботодавцеві, останній зобов’язаний виплатити автору винагороду в розмірі і на умовах, визначених угодою сторін. Якщо сторони не можуть дійти згоди або роботодавець відмовляється від укладення такої угоди чи не виконує умов цієї угоди, автор має право звернутися до суду з позовом про примушування роботодавця до виконання прийнятих ним зобов’язань.

У судовому порядку розглядаються спори про авторство на раціоналізаторські пропозиції, про винагороду за їх використання, а також усі інші спори, що виникають у зв’язку з рацпропозиціями, за винятком випадків, коли вирішення тих або інших спорів віднесено законодавством до компетенції адміністративних органів.

Застосування цивільно-правових санкцій за порушення прав на об’єкти інтелектуальної власності можливе у межах загального терміну позовної давності, тобто протягом трьох років з дати, коли власник прав дізнався або повинен був дізнатися про порушення свого права. Позов подається відповідно до загальних правил підсудності за місцем проживання відповідача або за місцем знаходження органу управління юридичної особи.

2. Карна відповідальність за порушенння прав

Поряд із заходами цивільно-правового захисту прав на об’єкти інтелектуальної власності чинним законодавством передбачена також карно-правова відповідальність. Так, незаконний випуск під своїм ім’ям або привласнення авторства на чужий твір науки, літератури або мистецтва, а також незаконне відтворення або розповсюдження такого твору визнається карним злочином. Об’єктом такого злочину є не всі авторські і суміжні права, що охороняються законодавством, а лише право авторства, а також право на використання твору, тобто сукупність правомочностей майнового характеру, що належать володільцям авторських і суміжних прав. Такий злочин карається штрафом від 50 до 120 мінімальних розмірів заробітної плати або виправними роботами на термін до двох років.

Привласнення авторства на чужі відкриття, винахід, корисну модель, промисловий зразок або раціоналізаторську пропозицію чи розголошення без згоди автора змісту винаходу, корисної моделі або промислового зразка до їх офіційної публікації карається штрафом до 30 мінімальних розмірів заробітної плати або виправними роботами на термін до двох років.

Привласнення авторства означає, що особа, яка не брала творчої участі в створенні об’єкта інтелектуальної власності, видає себе за автора цього об’єкта, створеного іншою особою або особами.

Під розголошенням змісту об’єкта інтелектуальної власності до його офіційної публікації розуміються будь-які дії, пов’язані з поширенням відомостей про цей об’єкт, які можуть привести до втрати ним охороноспроможності або інших негативних наслідків.

Притягнення порушника до карної відповідальності за дії, що розглядаються, можливе лише за позовом потерпілого. Позов подається до суду і в ньому зазначається, коли, ким і де вчинено протиправну дію, в чому конкретно вона виявилася і чим підтверджується прохання потерпілого про притягнення порушника до карної відповідальності.

Законодавство України передбачає також карно-правові санкції за незаконне посягання на комерційну таємницю. Передбачається два, хоч і близьких, але порівняно самостійних, склади злочину, пов’язані з незаконним отриманням і незаконним розголошенням відомостей, що становлять комерційну таємницю.

Карним злочином є незаконне збирання з метою використання або використання відомостей, що становлять комерційну таємницю (промислове шпигунство), якщо це заподіяло значні матеріальні збитки суб’єкту підприємницької діяльності. Цей злочин вважається закінченим у момент вчинення зазначених вище дій, незалежно віл отриманого результату. Як міра покарання передбачається штраф у розмірі від 300 до 500 мінімальних розмірів заробітної плати або позбавлення волі на термін до трьох років.

Злочином є також умисне розголошення комерційної таємниці без згоди її власника особою, якій ця таємниця відома в зв’язку а професійною або службовою діяльністю, якщо воно вчинене з корисливою або іншою особистою метою і заподіяло значних матеріальних збитків суб’єкту підприємницької діяльності. До таких осіб належать, зокрема, працівники самого власника комерційної таємниці, посадові особи та інші працівники державних та інших організацій, які на порушення своїх службових обов’язків розголосили подібні відомості.

Злочином вважаються тільки такі дії, які вчинені з прямим наміром з метою особистого збагачення або іншою особистою метою. Якщо відомості, що становлять комерційну таємницю, розголошене через необережність, це не є кримінальне карним діянням і може потягти за собою застосування до таких осіб лише цивільно-правових санкцій і заходів дисциплінарного характеру. Такий злочин карається штрафом у розмірі до 50 мінімальних розмірів заробітної плати або позбавленням волі на термін до двох років, чи виправними роботами на термін до двох років, або позбавленням права займати відповідні посади чи займатися відповідною діяльністю на термін до трьох років.

Притягнення до карної відповідальності конкретних винуватців злочину не виключає заявления потерпілими цивільно-правових вимог про відшкодування заподіяних збитків.

Особливо потрібно наголосити на захисті прав інтелектуальної власності на митному кордоні України. Стаття 74 Митного кодексу України говорить про те, що товари та інші предмети, виготовлені з порушенням прав інтелектуальної власності, не можуть як імпортуватися, так і експортуватися через митний кордон України. Про це також говорить законодавство України про зовнішньоекономічну діяльність і спеціальне законодавство України про охорону прав на об’єкти інтелектуальної власності.

У всіх таких випадках володілець прав може звернутися з позовом до суду про запобігання порушенням своїх прав на об’єкт інтелектуальної власності.

3. Процедура вирішення спорів

Судовий захист прав громадян, у тому числі авторів, винахідників, патентовласників та інших осіб, діяльність яких пов’язана із об’єктами інтелектуальної власності, — найбільш демократична й досконала форма захисту суб’єктивного права. Судова процедура забезпечує дотримання рівності сторін і незалежність органу, що розглядає справу, від відомчих інтересів. Захист прав учасників спору зумовлений дотриманням процесуальних гарантій, встановлених процесуальними кодексами. Однак процедура має і негативні сторони: тривалість розгляду спору і додаткові судові витрати.

У світовій практиці прийнята в основному судова процедура розгляду справ про порушення прав на об’єкти інтелектуальної власності. Питання, що розглядаються в ході цих процесів, належать де загальноцивільних відносин і успішно вирішуються в рамках процедури в судах загальної юрисдикції. Навпаки, вирішення спорІЕ про кваліфікацію об’єктів інтелектуальної власності (наприклад винаходів) зачіпає не тільки юридичні, а й складні технічні питання, які найбільш кваліфіковано можуть вирішити фахівці в конкретній сфері техніки, а не юристи. Цим зумовлене використання адміністративної процедури для вирішення спорів про кваліфікацію об’єкта інтелектуальної власності.

У більшості країн під час розгляду спорів про кваліфікацію об’єктів інтелектуальної власності в судовому порядку використовується загальноцивільна процедура в судах загальної юрисдикції. Однак у ряді країн сформувалася система таких правовідносин у сфері охорони інтелектуальної власності, правове регулювання яких неможливо забезпечити лише засобами цивільного, карного та адміністративного процесуального права. Це вимагає спеціальної процесуальної форми. Так, у Німеччині та ряді інших країн ця форма реалізується в процедурі вирішення спорів у спеціалізованих судах, призначених для вирішення спорів, що виникають у ході правовідносин, що стосуються об’єктів інтелектуальної власності.

Обґрунтованість виділення для розгляду спорів у сфері охорони інтелектуальної власності спеціалізованого суду підтверджує світовий досвід. Це дає змогу використовувати досвід їх вирішення, об’єднати знання юристів і фахівців в окремих сферах техніки і в цілому організувати швидкий, кваліфікований і справедливий розгляд.

Правила процедури визначають, коли і яким чином повинен вживатися кожен захід. Ці правила звичайно дають суду широкий вибір з тим, щоб сторони, які беруть у ньому участь, могли найкращим чином викласти свою точку зору. Звичайно правила процедури встановлюють терміни для завершення кожного процедурного заходу. У рамках загального права правила процедури вимагають від кожної сторони (позивача і відповідача) повідомляти іншу сторону про кожний захід, що вживається, і подавати суду доказ того, що повідомлення було зроблене. Якщо у зв’язку з позовом до процесу залучене третю сторону, то аналогічне правило застосовується і до неї. Звичайно правила процедури передбачають також можливість відхилення віл правил з тим, щоб дати змогу сторонам викласти свою точк\ зору відповідним чином. Наприклад, може знадобитися продовження терміну, якщо подавець позову не може дати необхідні вказівки вчасно. Звичайно застосовуються також правила, які змушують сторони діяти під загрозою того, що їх справа може бути припинена. У кожному конкретному випадку суд вирішує, можливе чи ні якесь відхилення від процедури. Згідно з нормами процесуального загального права клопотання про дозвіл конкретного відхилення від процедури подається до суду в письмовій формі одночасно з підтвердженими доказами, а відповідне повідомлення надсилається іншій стороні. Інша сторона може погодитися або може стати перед судом і виступити із запереченням проти клопотання.

Термін «доказ», що застосовується в судочинстві, означає те, ще може бути подано суду для встановлення фактів. «Наприклад, кращим доказом того, що якась особа є власником даного патенту на винахід, є поданий винахідником документ про передачу права на винахід юридичній або фізичній особі, відповідним чином зареєстрований в патентному відомстві, що є для суду «прямим» доказом. Якщо такий документ втрачено, заява свідка про те, що він(вона) бачили, як винахідник підписував документ про передачу прав, може виявитися достатнім. Це буде вторинним доказом. Якщо такий документ є, він повинен бути поданий суду. Якщо його немає, то потрібно вдатися до іншого способу.

Розрізнюють три форми доказів: «документальний доказ» — доказ, що подається у письмовій формі або у формі будь-якого документа, «речовий доказ» — доказ, що існує у вигляді предметів, а не їх описів, і «показання свідків» — усне свідчення експерта.

Якщо можна, всі докази повинні подаватися в письмовій формі. Усні свідчення, у разі їх наявності, звичайно записуються дослівно і розмножуються для розгляду їх офіційними особами, однак якщо запитується дозвіл на давання усного показання свідка, він звичайно надається.

Як правило, заяви, які подають сторони, приймаються як достовірні, якщо тільки вони не є непідтвердженими або не оспорюються. В іншому разі суд може запитати подальші докази. У разі подання усних свідчень відповідна сторона або свідок, що дає показання, повинні бути готові до того, що вони можуть бути піддані допиту протилежною стороною або судом.

4. Судові справи з порушення прав

4.1. Порушення патенту на винахід

Першим завданням суду в будь-якій справі, пов’язаній з порушенням патенту, є точна оцінка обсягу прав. Це вимагає від суду тлумачення патентного опису. Загалом не допускається використання свідчень експертів для тлумачення слів, що мають загальноприйняте значення в звичайній мові. Єдиним винятком є випадки, коли застосовуються технічні терміни, щодо яких суд може запитати технічне роз’яснення. При розгляді формули винаходу не допускається звертатися до тексту опису винаходу, намагаючись підігнати загальноприйняте значення слів літературної мови так, щоб «підловити» порушення. Насправді першим завданням суду при тлумаченні опису винаходу є його розгляд без урахування передбачуваного порушення або так званого «попереднього рівня техніки».

Наступне завдання, що постає перед судом, є практичним: розглянути передбачуване порушення і вирішити чи підпадає воно під той обсяг домагань, який був встановлений судом. Часто це буває нелегко, особливо тоді, коли відповідач отримав хорошу консультацію. Саме в цих випадках часто вдаються до свідчень експерта. Більше того, у справах, пов’язаних з порушенням патенту, необхідним буває проведення експериментів для доказу факту порушення, причому тягар доказу лежить завжди на позивачі.

Звичайна аргументація відповідача у справі про порушення полягає в тому, що передбачуване порушення просто не підпадає під обсяг охорони спірного патенту. Проте набагато важливішим, ніж вищезгадана аргументація, часто буває зустрічний позов з вимогою про анулювання патенту. Як і у випадку з порушенням товарного знака, є ряд правових підстав, посилаючись на які відповідач може спробувати оспорити дійсність патенту. Так, відповідач може послатися на популярність винаходу, виходячи з попереднього рівня техніки, тобто відсутність новизни, на очевидність винаходу, на недостатність або неповноту опису винаходу для його впровадження, а також на те, що патент був отриманий шляхом введення в оману або спотворення фактів чи його було протиправне запозичено з іншого патенту.

4.2. Порушення авторських і суміжних прав

Першою з дій, на яку накладається обмеження відповідно до авторського і суміжних прав, є «відтворення». Під відтворенням взагалі розуміється право на виготовлення копій даного твору, причому виготовлення навіть однієї копії є порушенням. Відтворення не визначається в жодному з нормативних актів, але його значення, ймовірно, дуже близьке до «копіювання.». Що є копією, а що ні, це питання встановлення факту і ступеня збігу. Якщо копія не є точною, суд повинен розглянути ступінь схожості, маючи на увазі, що для виникнення порушення повинен мати місце такий ступінь схожості, який дає підстави сказати, що передбачувана підробка є копією або відтворенням оригіналу, іншими словами, зберігає його найважливіші ознаки й сутність.

Суттєвим є причинний зв’язок між твором, що охороняється авторським правом, і передбачуваною підробкою, який слугує основною відмінністю між охороною, що надається патентом, який надає повну монополію. Позивач повинен довести, що відповідач прямо або непрямо зробив копію з його роботи, на яку він має авторські права. Він повинен показати, що існуючий причинний зв’язок є поясненням схожості між двома роботами. Якщо, наприклад, обидві роботи були скопійовані із загального джерела або їх результати були досягнуті незалежно, то порушення не має місця.

Обов’язок суду — оцінити, виходячи з причинного зв’язку, чи скористався відповідач надто вільно частиною роботи або твору іншого автора. З урахуванням того факту, що авторське і суміжні права охороняють не ідеї (що може бути або не бути власне предметом патенту на винахід), а швидше спосіб, за допомогою якого ці ідеї виражено і сформульовано, суд для збереження балансу завжди повинен виявляти обережність, щоб не надати позивачеві «патентну охорону на 50 років» під прикриттям авторського або суміжних прав. Зазначені два види охорони мають суттєві відмінності.

З урахуванням вищесказаного зрозуміло, що найбільш очевидний спосіб захисту — це твердження, що твір, який оспорюється, був створений незалежно. Аргументами захисту можуть бути твердження:

за наявності деякого копіювання суттєва частина спірної роботи не була запозичена;
дана робота не є об’єктом охорони авторського і суміжних прав;
інші правові аргументи, наприклад, такі, як добросовісні ділові відносини або використання творів з метою освіти.

4.3. Порушення товарного знака і комерційна діяльність під чужим ім’ям

Ці поняття взаємопов’язані. Якщо в якійсь справі має місце порушення зареєстрованого товарного знака, позивач звичайно висуває також обвинувачення у здійсненні комерції під чужим ім’ям. Історично дії щодо утримання відповідача від видачі його товарів за товари позивача були узагальненою формою дій, спрямованих на припинення порушень товарного знака. Коли наприкінці минулого сторіччя уперше з’явилася можливість реєстрації товарних знаків, виникла відмінність між двома цими порушеннями. Незважаючи на співіснування цих двох форм позовів, торгівля під чужим ім’ям ніколи не зникала і не йшла в небуття.

Порушення товарного знака являє собою правовий делікт, що виникає внаслідок реєстрації товарного знака в Державному патентному відомстві. Природно, товарні знаки можуть бути зареєстровані тільки після того, як встановлено, що вони задовольняють особливим умовам згідно із законодавством. Реєстрація передбачає розгляд таких питань: яка розрізнювальна здатність знака, що пропонується; чи є він вигаданим словом; чи стосується він безпосередньо характеру або якості товарів і послуг, відносно яких запитується реєстрація; чи є він географічним зазначенням; чи є він прізвищем тощо.

Доказ володіння товарним знаком звичайно приймається у вигляді належним чином завіреної копії свідоцтва про реєстрацію товарного знака. Однак копія свідоцтва повинна бути ретельно вивчена з метою отримання як мінімум відомостей про нижченаведене:

про знак і точний спосіб його подання;
про товари і послуги, відносно яких було здійснено реєстрацію;
про ім’я і відомості про власника;
про дату реєстрації.

Важливою відмінністю між позовом у справі про порушення товарного знака і у справі про комерційну діяльність під чужим ім’ям є те, що при комерційній діяльності під чужим ім’ям суттєвою є необхідність доказу позивачем наявності у нього високої репутації, а при порушенні товарного знака цього не потрібно. Реєстрація може мати місце до того, як товарний знак придбає репутацію за допомогою його фактичного використання. Для забезпечення реєстрації досить, щоб знак мав розрізнювальну здатність і у позивача був добросовісний намір використати його як товарний знак для зазначених товарів і послуг. Зареєструвавши свій знак, власник має право переслідувати порушників, не несучи кожного разу затрат на доведення своєї фактичної торгівельної репутації. Це є головним досягненням, що зробило охорону репутації фірми ефективнішою на основі реєстрації.

Комерційна діяльність під чужим ім’ям може відбуватися з використанням товарного знака, фірмового найменування або стилю, що використовується для надання товарів і послуг, або зовнішнього оформлення, наприклад, шляхом додання до виробу того, що надає йому відмітного зовнішнього вигляду, — колір, форму, упаковку. За своєю суттю, комерційна діяльність під чужим ім’ям є протиправною дією — привласненням переваг ділової репутації або престижу (goodwill ) іншого.

Будь-яке неправдиве подання, розраховане на заподіяння збитків іншій стороні в її торгівлі або підприємницькій діяльності, може дати підставу для позову у справі про комерційну діяльність під чужим ім’ям. Але в кожному випадку позивач повинен з’ясувати дві обставини, перш ніж він може розраховувати на успіх:

по-перше, чи має він законні права відносно монополії, іншими словами, він повинен показати, що володіє винятковим правом на особливу назву для своїх товарів або особливе оформлення, або особливий спосіб торгівлі і,
по-друге, позивач повинен подати доказ того, що відповідач порушив ці права, продаючи товари під даним ім’ям або в певному оформленні, які спроможні привести до того, що споживачі можуть купувати товари відповідача, вважаючи, що це товари позивача. Слід зазначити, що другу обставину немає сенсу встановлювати, поки і якщо позивач не встановив наявність першої обставини.

4.4. Порушення прав на промислові зразки

Права на промислові зразки по суті аналогічні з правами на винаходи і є монопольним правом з обмеженим терміном дії.

Об’єктом зареєстрованого промислового зразка є те, що сприймається візуально у виконанні виробу, за винятком характеристик, які є функціональними. Подібно до винаходу промисловий зразок повинен бути витлумачений судом до розгляду питань його порушення і справжності. За своєю суттю вся процедура оцінки в цьому випадку здійснюється візуально, тобто очима членів суду. Необхідність в інших даних на доповнення до візуальної оцінки виникає в рідкісних випадках.

Крім очевидних аргументів на свій захист, покликаних свідчити, «що даний виріб не підпадає під обсяг охорони даного зразка, відповідач незмінно подає зустрічний позов про анулювання патенту на промисловий зразок. Як і у випадку з патентами на винаходи, він може аргументувати свої дії відсутністю новизни, що є фундаментальною вимогою конкурентоспроможності зразка з точки зору попереднього рівня техніки. Відповідач може також оспорювати промисловий зразок, на відміну від винаходу, доводячи, що він визначається функцією, яка ним виконується, або включає характеристики форми чи конфігурації, які випливають з функції.